Universiteitsrechtszaak toont hoe wereldwijde toeleveringsketens miteinander verbonden zijn

Als het gaat om producten die inbreuk maken op octrooien, zijn detailhandelars die ze verkeven net zo kwetsbaar voor juridische actie als de fabrikanten die ze maken.

Dat werd duidelijk voor vijf detailhandelreus toen ze deze zomer werden gedaagd door de regenten van de Universiteit van Californië voor het verkopen van een type gloeilamp waarvoor UC claimt de octrooien te bezitten.

Het product in kwestie is een gloeilamp die filament LED-technologie gebruikt om de traditionele gloeilamp na te bootsen, maar veel langer mee gaat en 90% minder energie verbruikt. Het werd ontwikkeld aan het Solid State Lighting and Energy Electronics Center aan UC Santa Barbara, door een team geleid door professor Shuji Nakamura, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde 2014.

Terwijl het gebruikelijke doelwit van een octrooinbreukzaak de onbevoegde fabrikant van het product in kwestie is, kan die entiteit moeilijk bereikt worden door Amerikaanse rechters wanneer het buiten het land gevestigd is. Dus heeft UC in zijn rechtszaak vijf grote Amerikaanse detailhandelars genoemd die het beweert zijn het verkopen van zijn gepatenteerde gloeilamp zonder toestemming: Amazon.com, Bed Bath & Beyond, Ikea, Target Corp. en Walmart.

Op hetzelfde moment, op verzoek van UC, heeft de U.S. International Trade Commission aangekondigd dat het een onderzoek zal ondernemen naar de vermeende onbevoegde import en verkoop van de gepatenteerde LED-technologie van de universiteit.

UC noemt zijn juridische actie een 'eerste van zijn soort' octrooinhandhavingscampagne. Het is bedoeld om 'respect te promoten' voor de octrooirechten van de universiteit, zo luidden de regenten.

De actie is ongebruiklijk in de zin dat een universiteitssysteem redress zoekt bij de ITC, een koers zelden bewandeld door academische octrooihouders. Het signaleert ook een nieuwgevonden agressiviteit aan de kant van academische instellingen om octrooien te verdedigen voor producten en technologie ontwikkeld onder hun auspiciën.

Voor wereldwijde toeleveringsketens levert de zaak het bericht dat geen enkele betrokken partij bij de onbevoegde fabricatie, verplaatsing en verkoop van product ontheemd is van juridische actie.

Het is gebruikelijk voor universiteiten om octrooien te bezitten voor producten die vervolgens gecommercialiseerd worden, merkt Seth Levy op, partner in het advocatenkantoor Nixon Peabody LLP, dat de UC-regenten vertegenwoordigt. Technologieoverdracht is al decennia een functie geweest op de meeste universiteiten, zegt hij.

Recentelijk hebben universiteitstechnologie-overdrachtskantoors een betere job gedaan bij het screenen van octrooien voor producten die levensvatbaar zijn op de markt, zegt Levy. Die trend loopt parallel met de beslissing van het UC-systeem om agressiever te worden over het handhaven van zijn octrooien in de buitenwereld.

Universiteiten zijn met name kwetsbaar voor octrooinbreuken omdat academics de neiging hebben hun prestaties te publiceren in publicaties en lezingen. Private bedrijven, in tegenstelling, zijn meer geneigd om cruciale elementen van hun R&D-inspanningen onder sluiters te houden.

Bovendien neigt de private sector ertoe agressiever te zijn in het achtervolgen van octrooinbreuken omdat ze winsten dreigen. 'Universiteiten bestaan in een heel andere omgeving', zegt Levy. 'Hun hoofdbusiness is niet het handhaven van IT. Het is onderwijs en onderzoek dat de gemeenschap ten goede komt.'

Toch worden academische instellingen wakker voor de waarde van hun octrooien, en worden meer opzettelijk in het beschermen van de vruchten van hun inspanningen. 'Het is een heel belangrijke trend voor de toekomst', zegt Levy.

Tot nu toe zijn er slechts een handvol significante gevallen geweest met betrekking tot aanklachten door universiteiten van octrooinbreuk. Hoewel veel rechtszaken gepatenteerde technologie betroffen, zijn ze meestal ingediend door private bedrijven die de intellectuele eigendom (IP) van de universiteiten licentieerden. 'Alleen in heel zeldzame gevallen doet een universiteit het op eigen houtje', zegt Levy.

Dat verandert naarmate universiteiten bewuster worden van de waarde van technologieoverdracht. Het is pas sinds de vroege jaren '80 een 'cottage industry' geweest, zegt Levy, en universiteiten hebben de afgelopen 40 jaar hun octrooiportefeuilles opgebouwd en geleidelijk de commerciële implicaties van hun uitvindingen begrepen.

De creatie van incubators, accelerators en captive fondsen ter ondersteuning van IP-ontwikkeling heeft universiteiten gedwongen om een frische blik te werpen op de waarde van hun technologie.

Voor elke octrooihouder kan het lastig zijn schenders te bereiken, vooral als ze buiten de VS grenzen of meerdere lagen op in de toeleveringsketen gevestigd zijn. Maar octrooien geven houders het recht om anderen te voorkomen van het gebruik van hun uitvindingen waar dat ook mag gebeuren. En dat betekent dat detailhandelars als beklaagden kunnen worden betrokken. 'Als je wilt zien waar inbreuk bestaat', zegt Levy, 'hoef je alleen in winkels te gaan en te winkelen.'

Private technologiebedrijven zijn minder geneigd om detailhandelars te vervolgen omdat de laatste hun directe klanten zijn, merkt Levy op. Universiteiten zijn niet gewoonlijk gebonden door die relatie.

De eisers in de UC-gloeilampzaken specificeren geen schadevergoeding. Wat ze willen, zegt Levy, is 'licentieovereenkomsten met detailhandelars waar ze een redelijke royalty op productverkopen ontvangen.' De potentiële retroactieve schade is relatief klein omdat de technologie zo nieuw is, voegt hij toe.

Levy zegt dat UC hoopt op 'zeer snelle onderhandelingen' die een dure en langdurige rechtszaak tegen beklaagden met diepe zakken zullen voorkomen. Maar zelfs als deze zaak snel beslecht wordt, zou het als een lange-termijnherinnering moeten dienen van de stramme banden en interdependencies binnen wereldwijde toeleveringsketens. Wanneer een partner getrapt wordt, voelt iedereen de pijn.