Waar valt IP-verantwoordelijkheid binnen de toeleveringsketen?

Eerder dit jaar heeft de Universiteit van Californië Amazon, Walmart, Target en andere grote retailers aangeklaagd wegens vermeende inbreuk op vier universitaire patenten met betrekking tot "filament" LED-lampen.

Hoewel de zaak momenteel in de wacht staat in afwachting van een onderzoek van de Amerikaanse International Trade Commission, kan een beslissing blijvende gevolgen hebben voor retailers en leveranciers in de VS, en een belangrijke vraag stellen:wie is verantwoordelijk voor intellectueel eigendom in de toeleveringsketen? Is het de verkoper of de fabrikant?

Octrooihouders hebben het recht anderen uit te sluiten van het maken, gebruiken en verkopen van een product. Doorgaans richten eisers in inbreukzaken zich op de fabrikant om de levering bij de bron af te sluiten. Als niemand het product maakt waarop inbreuk wordt gemaakt, kan het niet worden verzonden, verkocht of gebruikt. Interessant is dat de University of California een andere benadering heeft gekozen:de retailer aanklagen in plaats van de leverancier.

Deze keuze is wellicht meer een praktische dan een strategische. Het is mogelijk dat de beslissing is genomen omdat de universiteit geen rechtszaak kon aanspannen in het buitenland, waar de gloeilampen waarschijnlijk zijn vervaardigd. Als de University of California alleen octrooibescherming heeft in de VS, kan ze daar alleen bedrijven aanklagen. Hoewel het een proces tegen fabrikanten zou kunnen aanspannen, is het praktisch om ze in China te lokaliseren en voor de rechtbank in de VS te brengen. Daarom was het een meer praktische zet om de verkopers aan te klagen.

Dat gezegd hebbende, zou deze unieke stap de komende jaren meer octrooihouders kunnen inspireren om verkopers in plaats van fabrikanten aan te klagen.

Het feit dat retailers het nu misschien moeilijk hebben, betekent echter niet dat leveranciers repercussies zullen gaan vermijden. Contracten tussen kopers en leveranciers bevatten al details zoals aansprakelijkheid, verzekering, garanties en IP, dus fabrikanten zullen waarschijnlijk blijven betalen voor eventuele octrooi-inbreuken.

Leveranciers en andere leden van het ecosysteem van de toeleveringsketen dienen de vrijwaringsclausules voor octrooien in hun contracten met detailhandelaren zorgvuldig te lezen. Deze set voorwaarden schetst wie verantwoordelijk is voor inbreuk als deze plaatsvindt en welke verantwoordelijkheid de leverancier heeft als de koper wordt beschuldigd van inbreuk. Afhankelijk van hoe dit gedeelte is geschreven, kunnen fabrikanten de rekening voor de inbreukprocedure, schade en verloren goederen betalen.

Om de rol te begrijpen die leveranciers, verladers en andere belanghebbenden spelen in inbreukprocedures, moeten ze ervoor zorgen dat ze de ins en outs van de vrijwaringsclausule voor octrooien begrijpen, aangezien deze waarschijnlijk strenger zal worden na de zaak van de Universiteit van Californië. Door de kwestie van IP aan te pakken tijdens contractonderhandelingen in een productfabrikant-klantrelatie, kunnen beide partijen de onzekerheid minimaliseren en de kans op conflicten, rechtszaken en geldelijke schade vermijden.

Naast wijzigingen in contractuele processen waarbij retailers en hun leveranciers betrokken zijn, kan de zaak van de University of California retailers ook ertoe aanzetten om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de toeleveringsketen. Ze zullen inzicht zoeken in zaken als waar en hoe ze hun goederen krijgen, en meer moeite doen om IP-bescherming af te dwingen in de verschillende stadia van de toeleveringsketen.

Veel retailers doen dit al, gemotiveerd door de roep om meer zichtbaarheid om morele en ethische redenen. Nu zal er echter extra gecontroleerd worden of de IE-rechten worden gerespecteerd. Uit een rapport van het Stanford Initiative for the Study of Supply Chain Responsibility blijkt dat bedrijven dezelfde denkwijze die ze hebben toegepast om te beschermen tegen sociale en milieurisico's in toeleveringsketens kunnen gebruiken om ook te helpen beschermen tegen IP-risico's. Als retailers deze praktijken toepassen, kunnen fabrikanten die namaakproducten verkopen er niet meer mee wegkomen.

Veranderingen zouden snel genoeg de toeleveringsketen kunnen raken, en fabrikanten, verladers en andere belanghebbenden moeten ijverig zijn als het gaat om het respecteren van IE-rechten. Hoewel de exacte vraag waar de IP-verantwoordelijkheid valt nog moet worden bepaald, moeten belanghebbenden beginnen na te denken over de implicaties van deze zaak en hoe ze best practices kunnen implementeren om de productie, levering en service van legitieme goederen te garanderen.

Eric Giler is CEO van Ciprun Global.