Een universitaire rechtszaak benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van wereldwijde toeleveringsketens

Als het gaat om producten die inbreuk maken op patenten, zijn retailers die ze verkopen net zo kwetsbaar voor juridische stappen als de fabrikanten die ze maken.

Dat werd duidelijk voor vijf retailgiganten toen ze deze zomer werden aangeklaagd door de regenten van de Universiteit van Californië voor de verkoop van een type gloeilamp waarvan UC beweert de patenten te hebben.

Het product in kwestie is een gloeilamp die gebruik maakt van LED-gloeidraadtechnologie die lijkt op de traditionele gloeilamp, maar die veel langer meegaat en 90% minder energie verbruikt. Het werd ontwikkeld in het Solid State Lighting and Energy Electronics Centre aan de UC Santa Barbara, door een team onder leiding van professor Shuji Nakamura, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde 2014.

Hoewel het gebruikelijke doelwit van een octrooi-inbreukzaak de niet-geautoriseerde fabrikant van het product in kwestie is, kan die entiteit moeilijk te bereiken zijn via Amerikaanse rechtbanken wanneer deze zich buiten het land bevindt. Daarom heeft UC in haar rechtszaak vijf grote Amerikaanse retailers genoemd die beweren haar gepatenteerde gloeilamp zonder toestemming te verkopen:Amazon.com, Bed Bath &Beyond, Ikea, Target Corp. en Walmart.

Tegelijkertijd heeft de U.S. International Trade Commission, in opdracht van UC, aangekondigd dat zij een onderzoek zal instellen naar de vermeend ongeoorloofde invoer en verkoop van de gepatenteerde LED-technologie van de universiteit.

UC noemt zijn juridische actie een 'eerste-van-zijn-soort'-campagne voor het afdwingen van octrooien. Het is bedoeld om "respect te bevorderen" voor de octrooirechten van de universiteit, aldus de regenten.

De actie is ongebruikelijk omdat een universitair systeem vrijstelling zoekt van ITC, een cursus die zelden wordt gevolgd door academische octrooihouders. Het duidt ook op een hernieuwde agressiviteit van academische instellingen om patenten te verdedigen voor producten en technologie die onder hun auspiciën zijn ontwikkeld.

Voor wereldwijde toeleveringsketens levert de rechtszaak de boodschap dat geen enkele partij die betrokken is bij de ongeoorloofde productie, verplaatsing en verkoop van producten immuun is voor juridische stappen.

Het is gebruikelijk dat universiteiten patenten hebben op producten die vervolgens worden gecommercialiseerd, merkt Seth Levy op, partner bij het advocatenkantoor Nixon Peabody LLP, dat de UC-regenten vertegenwoordigt. Technologieoverdracht is al tientallen jaren een functie op de meeste universiteiten, zegt hij.

Meer recentelijk zijn de kantoren voor technologieoverdracht van universiteiten beter bezig met het doorlichten van patenten voor producten die levensvatbaar zijn op de markt, zegt Levy. Die trend volgt met het besluit van het UC-systeem om agressiever te worden in het handhaven van zijn patenten in de buitenwereld.

Vooral universiteiten zijn kwetsbaar voor octrooi-inbreuken omdat academici de neiging hebben om hun prestaties te publiceren in publicaties en lezingen. Particuliere bedrijven zijn daarentegen meer geneigd om belangrijke elementen van hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen geheim te houden.

Bovendien is de particuliere sector doorgaans agressiever bij het nastreven van octrooi-inbreuken omdat deze de winst bedreigen. “Universiteiten bevinden zich in een heel andere omgeving”, zegt Levy. “Hun hoofdactiviteit is niet het afdwingen van IT. Het is onderwijs en onderzoek dat de gemeenschap ten goede komt.”

Desalniettemin worden academische instellingen zich bewust van de waarde van hun patenten en zijn ze steeds meer gericht op het beschermen van de vruchten van hun inspanningen. "Het is een zeer belangrijke trend in de toekomst", zegt Levy.

Tot nu toe zijn er slechts een handvol belangrijke zaken geweest waarbij universiteiten zijn aangeklaagd wegens octrooi-inbreuk. Hoewel veel rechtszaken betrekking hebben op gepatenteerde technologie, zijn deze meestal ingediend door particuliere bedrijven die een licentie hebben verleend voor het intellectuele eigendom (IP) van de universiteiten. "Slechts in zeer zeldzame gevallen doet een universiteit het alleen", zegt Levy.

Dat verandert nu universiteiten zich meer bewust worden van de waarde van technologieoverdracht. Het is pas sinds het begin van de jaren tachtig een 'cottage-industrie', zegt Levy, en universiteiten hebben de afgelopen 40 jaar besteed aan het opbouwen van hun patenten en het geleidelijk begrijpen van de commerciële implicaties van hun uitvindingen.

De oprichting van incubators, accelerators en captive funds ter ondersteuning van IP-ontwikkeling heeft universiteiten ertoe aangezet om met een frisse blik naar de waarde van hun technologie te kijken.

Voor elke octrooihouder kan het moeilijk zijn om overtreders te bereiken, vooral als ze zich buiten de Amerikaanse grenzen of op verschillende niveaus in de toeleveringsketen bevinden. Maar octrooien geven houders het recht om te voorkomen dat anderen hun uitvindingen gebruiken, waar dat ook zou kunnen gebeuren. En dat betekent dat retailers als gedaagden kunnen worden binnengehaald. "Als je wilt zien waar er sprake is van inbreuk", zegt Levy, "moet je gewoon naar de winkels gaan en winkelen."

Particuliere technologiebedrijven zullen minder snel retailers aanklagen omdat deze laatste hun directe klanten zijn, merkt Levy op. Universiteiten zijn gewoonlijk niet aan die relatie gebonden.

Eisers in de UC gloeilampenzaken specificeren geen schade. Wat ze willen, zegt Levy, zijn "licentieovereenkomsten met detailhandelaren waarbij ze een redelijke royalty krijgen op de productverkoop." De kans op schadevergoeding met terugwerkende kracht is relatief klein omdat de technologie zo nieuw is, voegt hij eraan toe.

Levy zegt dat UC hoopt op "zeer snelle onderhandelingen" die zullen leiden tot een dure en langdurige rechtszaak tegen beklaagden met diepe zakken. Maar zelfs als deze zaak snel wordt geregeld, zou het moeten dienen als een langetermijnherinnering aan de hechte banden en onderlinge afhankelijkheden binnen wereldwijde toeleveringsketens. Wanneer een partner wordt geraakt, voelt iedereen de pijn.