UC breidt octrooirechtszaak tegen detailhandelaren en fabrikanten uit

De regenten van de Universiteit van Californië hebben hun baanbrekende rechtszaak wegens octrooi-inbreuk tegen grote detailhandelaren en leveranciers van innovatieve LED-gloeilampen uitgebreid, waarbij een detailhandelaar en vier fabrikanten worden genoemd als extra verdachten in de actie.

De regenten beweren dat eisers UC-patenten hebben geschonden op duurzame, energiezuinige lampen die zijn ontwikkeld door onderzoekers van het Solid State Lighting and Electronics Center van UC Santa Barbara.

De eerste rechtszaak van UC, aangespannen in 2019, was gericht tegen vijf grote Amerikaanse retailers die de producten zouden hebben verkocht zonder vergunning:Amazon.com, Bed Bath &Beyond, Ikea, Target Corp. en Walmart. Het komt zelden voor dat een octrooihandhavingsactie zich richt op detailhandelaren in plaats van op originele fabrikanten, waarvan de laatste vaak offshore zijn gevestigd en daarom moeilijker te vervolgen voor Amerikaanse rechtbanken. Ook ongebruikelijk was de keuze van de regenten om een ​​onderzoek door de U.S. International Trade Commission te vragen naar de invoer en verkoop van de producten in kwestie, een actie die zelden wordt ondernomen door academische octrooihouders.

Nu, in een poging de rechtszaak uit te breiden, heeft UC een nieuwe klacht ingediend en verzocht om een ​​tweede onderzoek door ITC tegen General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea en Satco Products Inc. Dat verzoek werd ingewilligd door ITC vorige week.

"Retailers blijven aansprakelijk voor octrooi-inbreuk", zegt Seth Levy, partner van Nixon Peabody LLP, het advocatenkantoor dat de UC Regents vertegenwoordigt. "Maar fabrikanten hebben duidelijk een aanzienlijk marktaandeel, dus het is logisch om ze ook rechtstreeks na te streven."

De regenten hebben hun klacht verder uitgebreid om de toekenning van vier nieuwe patenten aan UC sinds het eerste onderzoek weer te geven.

Het eerste ITC-onderzoek eindigde ongeveer vijf maanden geleden op verzoek van de UC-regenten, "voornamelijk omdat het op zijn beloop was", legt Levy uit. "We hadden meer dan een dozijn licenties afgesloten met verschillende partijen, waarvan een aantal leveranciers waren aan sommige respondenten in de actie, en er was veel waarde uitgehaald."

Naast de ITC-procedure hebben de regenten hun rechtszaken aangespannen in het Central District of California, U.S. District Court, de thuisbasis van UC Santa Barbara.

Levy zegt dat eisers worden aangemoedigd door de voortgang van de acties tot nu toe, zowel bij het ITC als in de rechtbank. De laatste zaken werden aangehouden terwijl het ITC-onderzoek voortduurde. "Het is logischer om één zaak door te laten gaan en de uitkomst af te wachten", zegt Levy. De juridische strategie van de regenten was om de rechtszaken op te schorten terwijl ITC de zaak in overweging neemt - een stap die is berekend om de proceskosten te drukken.

Door zich te richten op grote fabrikanten van verlichtingsproducten, hopen de regenten licentieovereenkomsten te sluiten met een dominant marktsegment en tegelijkertijd een groep geautoriseerde leveranciers te creëren waarop retailers legaal kunnen vertrouwen.

"Dat was heel erg de boodschap die we van retailers kregen in de beginfase van de campagne", zegt Levy. “Ze vertelden ons dat we met [hun] leveranciers moesten praten, en dat is wat we doen. Naar onze mening is dit voor alle betrokkenen het meest logisch om hieraan te blijven werken.”

UC blijft zoeken naar nieuwe licentieovereenkomsten naarmate de rechtszaak vordert, waaronder een schikking met Bed Bath &Beyond. "We blijven aangemoedigd dat het goed gaat", zegt Levy. “De praktische uitdaging is dat er net zoveel retailers en leveranciers van deze producten zijn, en de markt blijft groeien. We voeren deze gesprekken zo snel als we mensen kunnen identificeren en zo snel als ze met ons willen samenwerken."

De rechtszaak signaleert een nieuwe agressiviteit van academische instellingen om intellectueel eigendom dat onder hun auspiciën is ontwikkeld, te beschermen. Velen beginnen nu pas de waarde van hun patenten op de open markt te begrijpen.

UC staat open voor het benoemen van extra eisers naarmate de rechtszaak over octrooi-inbreuk voortduurt, maar blijft hopen op schikkingen met retailers, fabrikanten en leveranciers om een ​​kostbare en langdurige rechtszaak te voorkomen, die pas over een jaar van start zou gaan. De octrooien in kwestie hebben nog ongeveer acht jaar te lopen, merkt Levy op.

"De regenten en ik blijven erg optimistisch dat een proces niet nodig zal zijn, omdat we deze problemen met elke respondent kunnen oplossen", voegt hij eraan toe. "Maar als we voor de rechter moeten, gaan we voor de rechter. Daar zijn we zeker op voorbereid.”