Arrow-declaraties herlevend: GSK’s strijd en implicaties voor octrooistrategie

Na een decennialange pauze zijn Arrow-declaraties – afkomstig uit de 2007 Hoge Gerechtshof-uitspraak in Arrow Generics Ltd & Anor v Merck & Co, Inc [2007] EWHC 1900 (Pat) – terug in de belangstelling na het Hof van Beroep’s 2017 oordeel in Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co, Ltd v Abbvie Biotechnology Ltd & Anor [2017] EWCA Civ 1. Het Hof bevestigde dat, in passende omstandigheden, een verklaring dat een geneesmiddelproduct voor de hand lag op de prioriteitsdatum verleend kon worden, een nieuwe precedent creërend voor octrooigeschillen.

Strategische waarde van een Arrow-declaratie

Een Arrow-declaratie kan worden benut als een Gillette-verdediging – gerefereerd in Gillette Safety Razor Co v Anglo-American Trading Co Ltd (1913) 30 RPC 465. Door te bewijzen dat een product voor de hand lag op de prioriteitsdatum, kan een partij argumenteren dat het product het octrooi niet schendt of dat het octrooi zelf ongeldig is, wat een krachtig instrument voor octrooigeschillen creëert.

Glaxo Group v. Vectura: een casestudy

In de 2018 zaak Glaxo Group Ltd & Ors v Vectura Ltd [2018] EWHC 375 (Pat), werd rechter Hacon geconfronteerd met Vectura’s verzoek om een deel van GSK’s claim om een Arrow-declaratie te schrappen. GSK probeerde te bewijzen dat haar productieprocessen voor respiratoire inhalatiegeneesmiddelen voor de hand lagen op de prioriteitsdatums van vijf betwiste Vectura-octrooien. Om zijn positie te versterken, citeerde GSK andere Vectura-octrooien die potentielijk zijn producten bedekten en het bestaan van hangende divisionaire aanvragen.

Rechter Hacon, verwijzend naar Lord Justice Floyd’s eerdere opmerkingen in Fujifilm, oordeelde dat hangende aanvragen op zich onvoldoende gronden waren voor een Arrow-declaratie. Gevolgelijk werd het schrappingsverzoek voor Arrow-recht gegrond.

Hoger beroep en Hof van Beroep uitspraak

GSK ging in hoger beroep, betoogend dat de Arrow-claim had moeten doorgaan tot een hoofdzakelijke behandeling. Op 28 juni 2018 leverde Floyd LJ het Hof van Beroep’s beslissing in Glaxo Group Ltd & Ors v Vectura Ltd [2018] EWCA Civ 1496. Het hof verduidelijkte dat de hoofdrechter – niet de tussentijdse rechter – discretie heeft over Arrow-recht. Het werd voorbarig geacht om te beoordelen of de feiten „ongewone” waren in een vroege fase. Floyd LJ liet dus GSK’s Arrow-claim doorgaan naar de hoofdzakelijke behandeling, achtend het een realistisch perspectief op recht.

Implicaties toekomstige rechtszaken