Toepassingen doorhalen met pijltjes:raak of mis?

Na een tien jaar durende onderbreking, de zogenaamde Arrow verklaringen zijn nu weer helemaal in de mode na de uitspraak van het Hof van Beroep vorig jaar in Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co, Ltd v Abbvie Biotechnology Ltd &Anor [2017] EWCA Civ 1. Samenvattend, wat nu bekend staat als Arrow verklaringen komen voort uit de beslissing in Arrow Generics Ltd &Anor v Merck &Co , Inc [2007] EWHC 1900 (Pat), waarin de High Court oordeelde dat het de discretionaire bevoegdheid had om een ​​verklaring af te geven dat een geneesmiddel op de prioriteitsdatum voor de hand liggend was. In Fujifilm , tien jaar later oordeelde het hof van beroep dat er in principe geen reden was waarom Arrow verklaringen konden in passende gevallen niet worden verleend, en ging verder met het bespreken van de omstandigheden waarin een dergelijke verklaring zou kunnen worden verleend (op [98]).

Het voordeel voor de aanvrager van het verkrijgen van een Arrow verklaring is dat de aanvrager er vervolgens op kan vertrouwen voor een Gillette defensie (Gillette Safety Razor Co v Anglo-American Trading Co Ltd (1913) 30 RPC 465). De essentie van de Gillette verdediging is dat het een voor de hand liggende/niet-inbreukensqueeze veroorzaakt:als op grond van de Pijl verklaring dat het product duidelijk was op de prioriteitsdatum, dan maakt het product geen inbreuk op het patent of is het patent ongeldig.

In het recente geval van Glaxo Group Ltd &Ors v Vectura Ltd [2018] EWHC 375 (Pat), Zijne Edelachtbare Rechter Hacon (zittend als rechter van het Hooggerechtshof) werd geconfronteerd met een verzoek van Vectura om een ​​deel van de claim van GSK op zoek naar een Arrow te schrappen verklaring. Naast claims voor een verklaring van niet-inbreuk en intrekking van vijf van Vectura's patenten, voerde GSK ook aan dat het recht zou moeten hebben op een Arrow verklaring dat de processen voor het vervaardigen van zijn ademhalingsmedicijnen voor inhalatie (en producten die uit die processen voortkomen) duidelijk waren op de prioriteitsdatum van de vijf patenten van Vectura in kwestie.

In het argument dat het een Pijl . zou moeten krijgen verklaring, wees GSK op andere octrooien van Vectura die mogelijk ook betrekking hebben op de producten van GSK, en ook op het feit dat Vectura afsplitsingsaanvragen in behandeling had. GSK voerde aan dat zelfs als het erin slaagde de vijf octrooien in kwestie in te trekken, het bestaan ​​van andere octrooien en hangende aanvragen betekende dat Arrow in dit geval was opvang nodig. HHJ Hacon verwees naar de opmerkingen van Lord Justice Floyd in Fujifilm dat het bestaan ​​van lopende aanvragen op zich geen rechtvaardiging kan zijn voor Arrow opluchting, concludeerde dat GSK niet had aangetoond dat er voldoende reden was waarom een ​​Arrow verklaring moet worden verleend, en dienovereenkomstig de aanvraag voor doorhaling van de vordering voor Arrow opluchting.

GSK ging in beroep en voerde aan dat de claim voor Arrow de hulpverlening had voor de rechter moeten komen om samen met de andere zaken te kunnen beslissen. Op 28 juni 2018 deed het hof van beroep uitspraak in het beroep van GSK, waarbij Floyd LJ het leidende vonnis deed (Glaxo Group Ltd &Ors v Vectura Ltd [2018] EWCA Civ 1496). GSK voerde aan dat de strategie van Vectura om verdere afgesplitste aanvragen van de octrooifamilies in kwestie in te dienen en zich naar verluidt op de producten van GSK te richten, betekende dat een Arrow verklaring zou GSK waardevolle commerciële zekerheid bieden. Vectura voerde aan dat Arrow vrijstelling moet worden beperkt tot ongebruikelijke gevallen en niet alleen waar octrooiaanvragen in behandeling zijn, en GSK niet het vereiste "iets meer" had geleverd om te rechtvaardigen waarom een ​​Arrow in dit geval moet een verklaring worden afgegeven.

Floyd LJ was van oordeel dat in het voortraject de vraag moest worden onderzocht of de aangevoerde feiten en argumenten aanleiding gaven tot een realistische claim voor Arrow hulpverlening die voor de rechter zou moeten komen. Floyd LJ legde uit dat de discretie om de Pijl de strafmaat ligt bij de rechter in eerste aanleg en niet bij de rechter die het doorhalingsverzoek behandelt en dat het niet gepast was om in de tussentijdse fase te vragen of de aangevoerde feiten voldoende "ongebruikelijk" zijn om Arrow vrijstelling omdat deze test te moeilijk was om zo vroeg in de procedure toe te passen. Floyd LJ stond het beroep van GSK toe en vernietigde de doorhalingsbeslissing, en oordeelde dat de claim van GSK voor een Arrow verklaring voldoende realistisch was om tot berechting te kunnen overgaan.

De impact van deze beslissing is waarschijnlijk dat het moeilijk zal zijn om tussentijdse verzoeken in te dienen om vorderingen voor Arrow te schrappen. opluchting in de toekomst. Het valt nog te bezien of GSK de vrijstelling zal krijgen die het zoekt na het proces in het najaar.